中国储能网讯：在世界经济复苏乏力、全球贸易整体低迷及外需持续疲弱的大背景下，欧美以“产能过剩”、“反补贴”、“反倾销”等名义针对“中国制造”产品发起了一系列贸易战。近年来，中国企业在这一大背景下积极采取不同的应对措施。其中，“走出去”作为中国企业面对上述挑战采取的迂回战术之一，正掀起新一轮的中企出海潮。

  出海的方式多种多样。针对中国企业在海外投资建厂的实践以及如何避免和解决“水土不服”问题，已多有文章讨论。目前，随着中国企业在新能源汽车、锂电池、光伏产品等“新三样”领域的技术创新、工艺改进和产供链体系完善，也有一些外国企业提出希望通过技术许可和技术服务的方式与中国企业合作，这便为中企出海开辟了技术出海的新方式。

  技术出海不同于单纯的货物或设备出口，也不同于在当地直接投资建厂，而主要以中方向外方进行技术许可、提供技术服务（包括以“技术出资”的方式向中外双方在当地设立的合资企业进行技术许可、提供技术服务）等方式来实现中国企业“走出去”的目的。由于在技术出海的运作过程中，主要由外方负责解决与在东道国展业建厂相关的土地、规划、环境、监管审批、劳工、税务等问题，对于尚不熟悉东道国当地市场和法律环境的中国企业而言，技术出海是风险相对较小、更为稳健的一种出海方式。

  本文基于近期部分项目经验，尝试总结专业机构在艰难的谈判过程中所经历和体会到的中外法律理念和法律文化差异，提示中国企业在技术出海过程中应重视的主要法律问题，希望助力中国企业在保障自身竞争优势的前提下安全顺利出海。

  01、技术许可范围的界定

  在技术出海过程中，通常采用技术许可和服务协议来规定各方的权利义务。在技术许可和服务协议中，首先需要通过以下几个维度来界定技术许可标的的范围：

  （1）被许可的技术及其相关知识产权的范围：技术许可标的通常不仅仅涉及特定专利，而是涵括与生产制造特定产品相关的所有知识产权，包括专利、技术秘密（know-how）、版权、商标、保密信息等。

  具体的许可范围取决于外方自身的技术实力和研发水平，也取决于中方企业对关键技术保护的考量。如果双方的目的是在东道国实现与中国国内相似的运用标的技术进行生产的能力甚至技术研发能力，则许可的技术及其相关知识产权的范围无疑会更大，中方企业需要梳理其技术以及相关知识产权的“权利束”，充分考虑其未来全球制造和研发战略部署，明确可以许可的范围。

  （2）许可的产品范围：对生产多种型号/系列产品的企业而言，东道国的市场需求可能并不是其所有型号/系列产品的研发、生产技术，而是经被许可方评估后认为在东道国市场更具竞争力、或更具未来商业前景的特定型号/系列产品的研发、生产技术。协议中可能需要明确所许可技术可能涉及的产品型号/系列。

  许可产品的范围确定后，需要进一步深入细致考虑与之相关的法律问题，例如：

  ➤ 其他产品使用许可技术：其他不在许可范围内的型号/系列产品所使用的技术可能与许可范围内的型号/系列产品所使用的技术有重叠。因此在考虑技术许可的范围时，需要为不在许可范围内的型号/系列产品未来继续使用许可技术留出口子。这一问题需要与许可的排他性、地域/领域许可范围等内容一并考虑。

  ➤ 其他产品的自由合作：中方企业应明确其可以与其他第三方就不在许可范围内的型号/系列产品开展包括但不限于技术许可的各类合作，而不受协议的限制。

  ➤ 许可范围内产品的未来改进：协议需要进一步考虑中方在中国国内对许可范围内的型号/系列产品未来的技术改进所产生的知识产权是否自动许可给被许可方？不在许可范围内的型号/系列产品的技术改进如果可以应用到许可范围内的型号/系列产品（或者许可范围内的型号/系列产品未来的技术改进可以应用到不在许可范围内的型号/系列产品），是否需要许可范围内的型号/系列产品和其他产品就相关未来改进进行交叉许可？

  （3）地域/领域范围：中方应在其未来全球制造和研发战略部署的前提下，考虑技术许可的地域/领域范围，例如：技术许可是否仅在被许可方所在国家或特定区域，或者在特定领域使用？被许可方生产的产品销售范围是否有限制？

  这一问题的本质是：一旦技术许可给被许可方，被许可方顺利实现建厂投产后生产的产品将在市场上与中方自己生产的产品竞争。中方需要充分考虑自身研发实力和未来产品升级换代潜力，评估这一竞争对未来自身市场的影响。

  （4）被许可使用技术开展的活动范围：一般来说，技术许可允许被许可方使用许可技术从事产品的生产和销售。但由于不同产品的特质以及技术服务的范围，许可方可能需要进一步考虑许可的范围是否包括：第三方或产品用户对产品的测试；被许可方及其所使用的承包商在当地建厂过程中建设、安装、试运行、建设、运营等活动。中方一般情况下希望限定许可的活动范围，并要求被许可方确保第三方在再许可情形下应遵守技术许可协议规定；第三方违反协议义务应视作被许可方在协议项下的违约。

  针对第三方能否使用许可技术的范围，可能会涉及对于第三方的再许可问题。在大多数国家的法律制度下，除非协议中明确约定，否则不允许对知识产权进行再许可。因此，协议需要对再许可予以明确规定。少数国家可能对于再许可的登记和协议条款表述有特定要求，需要满足当地特定法律要求。

  （5）其他服务范围：除了技术许可本身外，如果被许可方在当地希望复制中国工厂，则可能要求中方在其建厂过程中提供协助，包括厂房的设计、布线、设备采购和安装、厂房的安全测试和试运行等，甚至进一步要求中方提供上游材料供应相关协助等。如果涉及此类服务，则技术许可协议将变得更为复杂，中方需要考虑各项服务的责任边界问题。

02、排他性

  技术许可范围的界定取决于各方合作需求。与技术许可范围界定息息相关的另一个问题是排他性。合同双方需要考虑中方许可技术的排他性程度。这主要会体现在许可产品的范围、地域/领域的范围上。排他性安排一般分为两种：

  （1）排他许可：被许可方之外的任何人（甚至包括中方）均不能在许可期限内利用许可技术在许可的地域/领域内生产许可产品。如果中方希望继续使用特定许可技术，或者针对特定产品已经向第三方授予特定许可技术，则排他许可中应明确约定除外情形。

  在技术出海、复制中国工厂的愿景下，通常双方会考虑更为紧密的合作，在特定地域/领域内就特定产品采用排他许可的可能性更高。

  （2）非排他许可：非排他许可通常意味着被许可方被许可使用技术，但许可方在整个许可期限内仍可自由使用许可技术，并可以授权其他人使用许可技术。在某些国家，非排他许可的被许可方通常会寻求通过“最惠方待遇条款”（MFN条款）限制许可方许可第三方在许可地域内或者许可地域外使用许可技术，这是因为最惠方待遇条款能确保被许可方始终享有与许可方的任何其他被许可方同等优惠的条款和条件。根据双方的谈判立场，中方可能倾向于拒绝最惠方待遇条款，或寻求对其进行限定。例如，将最惠方待遇条款的适用对象限制为“同等条款和条件”或“基本相似的情况”下的其他许可。

  与技术许可本身的排他性相关联，双方可能在协议中进一步约定未来的框架合作，包括排他合作。在排他合作的相关规定中应注意排他期限的约定以及排他合作义务的条款表述，确保其可执行性。

  关于排他性的竞争法相关问题，请见本文下半部分中“竞争法相关问题”一节。

  03、许可费和服务费

  一般来说，没有专门的法律来规范跨境技术许可的许可费、技术服务的服务费和支付条款。合同各方关于价款及其支付的相关规定主要受各自财税考量的影响。

  技术许可费一般可以采用以下形式进行约定：

  ➤ 一次性许可费；

  ➤ 定期（按照年、季、月或其他约定的期限）支付固定许可费，或与特定事件或日期相挂钩的里程碑付款；

  ➤ 按被许可方在整个许可期限内产生的利润或营业额的特定比例计算；

  ➤ 按生产或销售的产品数量计算。

  如果按被许可方利润或营业额的比例计算、或按照生产或销售产品数量计算，许可方也可以考虑约定固定的最低限额，以保护许可方免受被许可方低业绩的影响，从而确保技术许可的最低收益，同时鼓励被许可方积极生产。这种方法在排他许可中更为常见，因为在排他许可中被许可方是许可方特定技术许可的唯一收入来源。

  除了许可费之外，双方还可以商定被许可方在技术许可的整个期限内从许可方获得技术协助或其他服务时应支付的费用。

  关于许可费和服务费的支付，协议应明确约定许可费和服务费支付的货币和流程，并将外汇管制因素考虑在内。

  04、许可技术中的保证条款以及侵权责任

  技术许可协议中的保证条款

  在大多数国家的法律中，保证条款是合同中缔约各方对与其相关的过去或现在的事实以及未来的事态进行陈述、声明或保证的条款。许可方愿意或能够提供的保证类型和范围通常是技术许可协议谈判中双方重点争议的问题之一。技术许可协议中的保证分为两种：

  （1）明示保证：根据具体情况，被许可方可能会就与许可技术相关的某些事项要求许可方给出明确的保证，并希望此类保证的范围尽可能宽泛。但许可方希望避免提供任何保证，或者在提供的保证上增加必要限定。技术许可中通常出现的保证类型因技术许可所涉国家不同而可能产生差异，并且取决于双方的谈判实力。

  一般而言，许可方应该能够保证其合法拥有许可技术，否则其开展技术许可交易的资格和能力将受到极大质疑，成为交易最大障碍之一。除了所有权的保证之外，被许可方可能还希望许可方就许可技术的其他方面提供保证，例如：

  ➤ 不侵权。保证被许可方对许可技术的使用不会侵犯任何第三方的知识产权。

  ➤ 有效性和持续性。保证许可技术在适用法律下有效并持续存在。

  如果许可方希望避免或减少就许可技术提供保证方面的障碍，则应考虑尽早开展自身知识产权的尽调（请见本文下半部分中“知识产权尽调和FTO分析”部分），明确其持有的知识产权上可能存在的瑕疵和风险。对于可以弥补的瑕疵应尽早弥补；对于难以弥补的风险，许可方应至少对于问题有充分的理解和评估，明确自身谈判的底线和抓手。

  （2）默示保证：某些保证事项也可能因协议所适用法律的相关规定而被视为已包含在技术许可协议的保证条款中，而无需在协议中明确约定。例如，《法国民法典》第1626条和第1641条规定许可的知识产权应不存在任何产权负担和隐藏缺陷。同样，《印度货物销售法》规定了货物销售协议（包括知识产权许可）的一系列保证，包括许可方对许可权利拥有明确的所有权和不受阻碍的交易权利，并且不存在第三方权利负担。但并非所有国家和地区的法律都规定默示保证，例如，适用澳大利亚、加拿大、新加坡、韩国及中国香港的法律的技术许可协议通常不会包含默示保证，保证必须在协议中明确约定。

  许可方可能希望明确排除某些保证，以确保它们不会通过默示许可的方式加入协议。但能否排除此类保证应考虑当地法律规定。例如，《法国民法典》规定的默示保证不能通过合同解除，但允许通过其他非保证条款规定许可方有义务减少因产品缺陷造成的损害。

  技术许可协议中的特别赔偿条款（indemnity）

  许多国家的法律认可在技术许可协议中约定特别赔偿（indemnity）条款。所谓特别赔偿条款，即约定一方承诺通过支付金钱来补偿另一方在合同履行过程中遭受的某些确定的损失或损害的条款。在技术许可协议中，双方可能均希望在协议中包含一个条款，要求对方承诺在彼此因某些事件遭受损失时应赔偿损失。特别赔偿的具体触发事件由双方约定，通常是具有一定风险发生但在合同签订时尚未实际发生的事件，其性质和范围将取决于双方在前期确定的特定风险领域、以及各方的谈判地位。

  在目前的技术出海中，由于技术本身的复杂性，中方可能被要求就特定技术可能涉及侵权而向被许可方提供特别赔偿的承诺。中方可以考虑开展“自由实施”（free to operate，以下简称“FTO”）分析来打消被许可方对于技术侵权的顾虑。如果因涉及技术秘密或考虑保密性而不适宜进行FTO分析而无法避免提供侵权特别赔偿承诺时，许可方应考虑对特别赔偿承诺予以限制，例如明确规定赔偿责任上限、排除间接损失等。

  对于被许可方的特别赔偿承诺而言，被许可方违反技术许可协议条款是最为常见的特别赔偿触发事件。如果产品缺陷是由于被许可方的作为或不作为造成的，则被许可方的特别赔偿承诺范围还可能包括第三方因许可产品有缺陷而向许可方提出的任何索赔。

  许可技术的第三方责任

  在一些国家和地区，中方可能需要对带有其许可技术的缺陷产品造成的损害承担责任，即使他们不是缺陷产品的制造商或销售商。例如，法国法律规定，如果被许可方制造的有缺陷的产品上出现许可方的名称或商标，则消费者可以针对许可方提起产品责任索赔，许可方的责任不能被免除或限制（《法国民法典》第1245条）；中国香港法律（《货品销售条例》（香港法例第26章））规定，许可方可能就缺陷产品向最终用户承担责任；根据印度法律规定，许可双方共同承担责任，最终用户可以针对许可双方提出产品责任索赔。

  在技术许可协议签订前，中方应在当地取得关于产品责任的明确法律意见，并考虑在技术许可协议中约定产生此类第三者纠纷时的必要保护措施，例如：

  ➤ 许可方可以检查被许可方的工厂，并监督带有许可方名称的商品的质量标准，从源头上减少第三者提出索赔的风险。

  ➤ 许可方可以要求被许可方保留记录，以证明许可技术符合标准，并立即召回在许可期限内发现有缺陷的任何产品。

  ➤ 许可方还可以要求被许可方在其产品上附有明确的标识，向最终用户传达产品是由被许可方（而非许可方）制造的。这在某种程度上可以让许可方在第三方提出产品责任索赔要求时保持相对有利的地位。

  ➤ 许可方可以就其可能因最终用户就缺陷产品向其提出索赔要求而遭受的任何损失要求被许可方提供特别赔偿承诺。

  ➤ 如果许可方不可避免地需要承担责任，则许可方对于被许可方与第三方的争议解决程序应有一定控制权，包括对于抗辩、和解等重大事项的同意权，对于其他程序性事项的信息权等。

  ➤ 许可方还可以要求被许可方购买保险，为任何产品责任索赔提供足够的保障，并将许可方指定为保险受益人。

  对许可权利有效性的质疑

  如果中方希望阻止被许可方在许可期限内质疑许可技术的有效性（此类条款一般称为“不质疑条款”），则需要考虑此类约定是否会违反相关国家的竞争法。

  国内法律通常允许协议规定不质疑条款，只有当许可方在市场上占据主导地位时，此类条款才可能引起竞争法的关注。但是在其他国家和地区，不质疑条款可能是非法的。例如，根据印度法律，专利许可中任何阻止当事人质疑专利有效性的规定都是非法且无效的。

  《欧盟运作条约》第101条禁止以限制、阻止或扭曲欧盟内部竞争为目标或效果且对欧盟成员国之间的贸易产生影响的协议。但是，在某些情况下可以获得第101(1)条禁令的豁免。欧盟委员会的《技术转让集体豁免条例》规定，如果某些类型的技术转让协议低于特定市场份额值，且不包括规定的“核心限制”时，则可以取得豁免而不适用第101条。不质疑条款通常无法不受《技术转让集体豁免条例》保护，即根据欧盟法律，不质疑条款通常是无效且不具有执行力的。但是，在欧盟知识产权排他许可中，允许被许可方质疑许可知识产权的有效性，但许可方能够在被许可方提出此类质疑时终止许可。

    05、知识产权尽调与FTO分析

  与前述技术许可协议中的保证条款和侵权特别赔偿承诺密切相关的是知识产权尽职调查。被许可方可能要求对许可技术开展知识产权尽调，以界定、检查和分析知识产权（专利、商标、版权和商业秘密）的强度、范围，来确定许可技术的价值。但是，如前所述，许可方在必要时可以自行开展知识产权尽调，明确知识产权上可能存在的瑕疵和风险，为交易谈判作准备。

  理想情况下，知识产权尽职调查应在交易谈判开始前进行。通过尽职调查，不仅可以确定更合理的知识产权价值，而且在发现任何可能影响知识产权价值的法律问题时，可以主动采取纠正措施。但是，交易谈判和知识产权尽调同时进行，或者可能在谈判即将收尾时才开展知识产权尽调的情况也并不少见。

  知识产权尽调重点关注以下法律分析：

  ➤ 权属：权属通常是知识产权尽职调查中首先探讨的问题之一。如前所述，如果无法确定许可方对知识产权的权属，则整个交易无从谈起。

  ➤ FTO：评估许可方所许可的技术能否制造、使用和/或销售目标产品或服务，而不侵犯第三方的知识产权。FTO分析可以确定潜在的法律障碍，例如可能存在其他第三方的专利侵权索赔，阻碍知识产权的实施。如果发现任何潜在的法律障碍，可能需要进行更详细的分析。

  ➤ 权利保护范围、有效性和可执行性：评估许可技术的知识产权保护范围和覆盖强度。例如，解释权利要求确定专利的范围；评估专利权利要求的新颖性和非显而易见性，是否符合书面描述、实施和最佳模式要求等正式要求。可执行性（特别是在美国）集中于不公平行为以及发明人、受让遵守披露义务。对关键专利有效性、重要权利要求范围狭窄或可能的不公平行为的担忧可能可以作为要求降低许可技术估值的理由。

    06、税务相关问题

  跨境技术许可也面临复杂的税务问题，应尽早寻求专业税务顾问的意见。基于我们的经验，在技术许可中需要注意考虑以下关键税务因素：

  ➤ 被许可方向许可方支付的、作为技术许可对价的任何款项（许可费以及其他费用）都可能需要纳税。在大多数国家，需要缴纳某种形式的所得税或企业所得税，以及增值税（VAT）或商品及服务税（GST）。此外，还可能适用预扣税和印花税。

  ➤ 技术许可协议各方可能需要考虑当地税收减免（例如“专利盒”或研发税收抵免）以及国际避免双重征税协议的规定。

  税费以及减免额的计算涉及当地和中国国内税法确定的一系列因素，包括：当事人是否属于税收居民、许可费的构成、许可的知识产权类型等。

  在确定当事人是否属于当地税收居民时，需要考虑当地税法关于税收居民的规定。例如，中方企业虽然并不在当地直接投资建厂，也不派遣人员长期驻扎当地，但如果派遣人员在当地驻留时间超过一定天数，可能被认定为达到当地关于税收居民的认定标准。因此，中方企业如希望避免被认定为税收居民，应注意人员派遣相关安排。

    07、竞争法问题

  各国竞争法的普遍立场是：为了保护知识产权，在技术许可协议中约定一些合同限制是必要的；但过分的限制则需要从竞争法角度予以规制。虽然不同国家和地区的竞争法规则有所不同，但对技术许可的竞争法评估通常都要求进行个案分析。在这一分析过程中，需要考虑所涉知识产权的类型以及一系列其他考虑因素，包括：

  ➤ 许可条款（包括许可期限、范围、使用地域或领域限制等）。使用地域或领域限制将被许可方对知识产权的使用限制在一个或多个特定地域或领域。如果合同双方是竞争对手，这些限制就会产生限制竞争的效果，即：可能导致被许可方无法成为许可使用地域或领域之外的竞争力量。但是，从另一个角度来看，此类限制实际上可以通过促进许可、传播和更有效地实施相关知识产权来产生有利于竞争的效果。因此，在竞争法评估过程中需要综合考虑竞争效果。

  ➤ 被许可方享有排他权的程度和持续时间。一般认为，排他性许可比非排他性许可的反竞争效果更强，因此通常需要比非排他性许可提供更强的促进竞争收益，方能就排他性许可提供必要的正当性。但是，在某些情况下，只有排他许可才能激励被许可方投资或进一步开发许可技术，促进技术进步。

  ➤ 各方和竞争对手的市场规模和地位。一般来说，大多数竞争法制度对竞争者之间的协议（尤其是互惠协议）的处理比非竞争者之间的协议更为严格。如果双方是竞争对手，应尽可能保持相关市场的总份额低于法律规定的门槛。

  ➤ 市场的性质。例如，一些国家对于特别创新技术市场有特别规则，为技术和创新市场提供了特殊的竞争考虑因素。

  如果技术许可引起特别关注（例如当地竞争对手举报），则协议可能需要提交给当地国家竞争主管部门审查。取决于不同国家法律的规定，在审查过程中，可能适用竞争法豁免，以保护技术许可协议继续有效执行。例如，欧盟法律项下的技术转让集体豁免。

  由于各国竞争法规则不同且通常涉及较为专业的法律规则和判断，技术许可协议各方应注意竞争法相关问题，并在合同起草和谈判阶段咨询竞争法专家的专业意见，以确保其技术许可协议条款符合竞争法要求。

    08、竞争法问题

  技术许可协议应规定许可期限以及各方终止的权利。

  如果许可技术无法在其他地方轻易获得，或者在短时间内无法与其他许可方达成新安排，被许可方可能要求较长的固定期限。许可方需要将许可期限与许可费的安排一并考虑，确保在许可期限内能够收取足够许可费，以涵盖相关成本。但是，在某些情况下被许可方也可能希望能够尽快终止许可。例如如果中方有权在许可期限内增加许可费，而被许可方希望保留最大的灵活性，以便在面临过高的许可费时摆脱困境，就可能要求有提前终止许可的权利。

  关于协议的终止，除了传统的重大违约、破产事件、合意终止等终止事件外，近年来逐渐看到被许可方要求增加制裁作为终止事件。在将制裁作为终止事件时，需要明确界定制裁的范围、制裁事件的具体含义以及制裁事件触发时的缓冲协商期。

  在考虑协议终止的后果时，如果是因为许可方原因导致协议终止，则被许可方可能要求继续使用该技术许可。

    09、审批、登记等程序问题

  上述讨论的主要是技术许可协议本身的问题。在技术出海时，还有一些法律规定问题需要考虑。

  （1）技术出口管制、技术进口管制：跨境技术许可涉及技术出口问题，需要考虑中国法律项下对于出口的技术是否存在技术出口限制；相应的，也需要考虑被许可方所在国家或地区对于技术进口是否有特别要求。如需要政府机关审批或备案，则协议中应明确规定此类审批或备案是否作为协议生效的前提条件。

  （2）许可的登记生效主义：一些国家和地区的法律可能要求在当地知识产权登记处登记已注册知识产权的相关许可，方能确保许可有效并可对抗第三方，例如，法国、西班牙和中国台湾省；一些国家对登记的要求仅适用于排他许可，例如，日本法律规定排他专利许可必须在日本专利局注册才能对抗第三方，但针对非排他许可则无此要求。

    10、管辖法律与协议的语言文字

  中国企业在进行国际合作时，对于管辖法律和协议语言文字条款的理解可能与一般国际交易的惯例存在差异，因此我们认为有必要就此简单说明。

  在国际合作项目中，最为常见的管辖法律仍为英国法、中国香港法或新加坡法。这一实践有其历史原因，历史上的英国殖民体系、英国法律自身的谦益性（尊重合同自治、鼓励合同方尽可能通过合同谈判分配风险）、以较为成熟的国际争议解决体系为后盾等原因，因此在当前的形势下普通法仍作为国际商务合同的主流。中国企业当然有权在谈判过程中提出其他主张和要求，但通常由于惯性，仍需要尊重国际一般实践。

  近年来我们在一些非洲国家的项目中也有看到以中国法为管辖法律的协议，但是此种情况主要发生在项目业主和承包商均为中国企业的情形，且在多数情况下是由于前方项目团队未经咨询法律意见而直接使用中国协议模板而导致的。

  一些国家的法律可能要求特定国际合同必须适用当地国家法律。这一点与中国法律要求中外合资、合作合同以中国法作为管辖法律是类似的。但在单纯技术合作领域，这一要求可能有所放松。如果跨境技术许可是以“技术出资”的方式来向中外双方在当地设立的合资企业进行技术许可、提供技术服务，那么，取决于合同架构，可能可以通过单独的技术协议处理中方与合资企业的技术许可安排，在少数情况下也可能直接将技术许可安排规定在合资协议中。如果当地法律要求合资协议或者技术许可协议必须以当地法律为协议管辖法律，则应当遵守当地法律规定。

  最后，协议的语言文字也需要遵循当地法律要求，如果当地法律没有强制要求，则一般以英文为协议的作准语言文字；即使当地法律对协议的语言文字有要求，通常也是各方就英文版本达成一致后翻译成当地的语言文字。